La Corte Suprema dictaminó por unanimidad el 29 de junio que una ley de marcas no regula el uso de marcas estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, los jueces se dividieron 5 a 4 sobre si el titular de una marca registrada infringida aún podría reclamar daños y perjuicios a nivel nacional por una infracción de marca registrada que tenga lugar en el extranjero si causó confusión a los consumidores en Estados Unidos. La minoría de cuatro jueces dijo que la parte lesionada debería poder reclamar daños y perjuicios en Estados Unidos.
El caso se refiere al alcance de la Ley Lanham de 1946, una ley federal que regula las marcas y la competencia desleal. La presunción en Estados Unidos es que las leyes de EE.UU. no se aplican a la conducta extranjera, pero esa presunción se cuestionó aquí porque la conducta que tuvo lugar fuera del país supuestamente tuvo un efecto en el comercio de EE.UU.
Se le pidió al tribunal que determinara si el estatuto, que se promulgó en un momento en que la economía nacional estaba menos integrada globalmente de lo que está actualmente, cubre la conducta que infringe las marcas registradas que tiene lugar fuera de Estados Unidos. Los gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses.
Abitron, con sede en Altheim, Austria, argumentó que la Ley Lanham no alcanza la conducta extraterritorial; Hetronic, con sede en Oklahoma, argumentó que en algunas situaciones lo hace.
Hetronic, que fabrica y vende controles remotos por radio para equipos de construcción, es propietaria de las marcas comerciales estadounidenses que cubren las características distintivas de los controles remotos.
Como distribuidor europeo de Hetronic, Abitron obtuvo la licencia para ensamblar y vender los controles remotos de Hetronic bajo la marca de Hetronic. Abitron estaba obligado por contrato a comprar piezas de Hetronic.
Pero Hetronic afirmó que Abitron usó clandestinamente información patentada que obtuvo a través del pacto de licencia para aplicar ingeniería inversa a los productos de Hetronic, y eso generó confusión entre los consumidores.
“Abitron luego vendió esos productos a los clientes de Hetronic como si fueran dispositivos genuinos de Hetronic. Hetronic alega, además, que Abitron continuó vendiendo productos de la marca Hetronic incluso después de que se rescindieran los acuerdos de licencia de las partes”, según un resumen de SCOTUSblog.
Aunque la mala conducta ocurrió en el extranjero, Hetronic presentó una demanda contra Abitron en Estados Unidos por infracción de marca registrada en virtud de la Ley Lanham.
Medidas cautelares permanentes
Un jurado federal en Oklahoma falló a favor de Hetronic y le otorgó USD 114 millones, de los cuales alrededor de USD 90 millones fueron por infracción de marca registrada. El tribunal de distrito federal emitió una orden judicial permanente que impide que Abitron use las marcas registradas en cualquier parte del mundo.
La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos confirmó el veredicto. Ese tribunal dictaminó que Hetronic tenía derecho a todos los ingresos por ventas que el distribuidor obtuvo de los productos que usaban la marca registrada, a pesar de que el 97 por ciento de sus ventas se realizaron fuera de Estados Unidos, y descubrió que todas las ventas perjudicaron a la empresa. El tribunal de circuito también redujo la medida cautelar para que cubriera solo ciertos países.
Durante los argumentos orales del 21 de marzo, el abogado de Hetronic, Matthew Hellman, de Jenner and Block en Washington, dijo que la ley cubre las actividades fuera del país.
“Desde 1952, este tribunal ha sostenido y reafirmado repetidamente que el lenguaje excepcionalmente amplio de la Ley Lanham abarca la infracción de marcas estadounidenses que se lleva a cabo en el extranjero. Y durante esos 70 años, el Congreso ha enmendado la ley 36 veces y nunca ha retrocedido en el alcance extraterritorial de la ley”, dijo.
El Sr. Hellman se refería al fallo de la Corte Suprema en el caso Steele vs Bulova Watch Co. (1952), que involucró la denuncia de un relojero sobre falsificaciones fabricadas y vendidas en México. Se determinó que un tribunal de EE.UU. tenía jurisdicción para conocer el caso porque el acusado era ciudadano de EE.UU. y algunas de las falsificaciones llegaron a Estados Unidos.
El Sr. Hellman dijo que la ley ha protegido a los titulares de marcas registradas de EE.UU. al proporcionar “un remedio muy necesario en casos como este contra los piratas de marcas extranjeras que comercializan productos de imitación que desvían la buena voluntad y las ventas de los titulares de marcas registradas de EE.UU.”.
“Setenta años de experiencia muestran que las compuertas no se han abierto y que, en cambio, la Ley Lanham ha servido como baluarte contra las infracciones”, dijo Hellman.
Opinión mayoritaria
La opinión de la Corte Suprema (pdf) en Abitron Austria GmbH vs Hetronic International Inc. (expediente judicial 21-1043), emitida el 29 de junio, fue escrita por el juez Samuel Alito. Anuló la decisión del Décimo Circuito y devolvió el caso “para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión”.
“Este caso requiere que decidamos el alcance extranjero de 15 U.S.C. [Sección] 1114(1)(a) y [Sección] 1125(a)(1), dos disposiciones de la Ley Lanham que prohíben la infracción de marcas registradas”, escribió el Sr. Alito.
“Aplicando la presunción contra la extraterritorialidad, sostenemos que estas disposiciones no son extraterritoriales y que se extienden solo a reclamos donde el supuesto uso infractor en el comercio es nacional”.
A la opinión mayoritaria del Sr. Alito se unieron los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson. La Sra. Jackson presentó su propia opinión concurrente.
La jueza Sonia Sotomayor presentó una opinión que coincidía con la sentencia de la corte de que el laudo de Hetronic debería anularse, pero discrepaba de la mayoría al decir que la ubicación de los consumidores confundidos por el uso de la marca registrada estaba en el centro de la infracción.
A la opinión de la Sra. Sotomayor se unieron el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, junto con los jueces Elena Kagan y Amy Coney Barrett.
La posición de la Sra. Sotomayor se basó en que la conducta extranjera que causaba confusión en Estados Unidos, para la cual se promulgó la Ley Lanham, podría dar lugar a daños en virtud del estatuto.
El Sr. Alito, por otro lado, escribió que el enfoque de la ley estaba en el «uso en el comercio». La confusión entre los consumidores «no era un requisito separado» sino «simplemente una característica necesaria de un uso ofensivo», escribió el juez.
La Sra. Sotomayor escribió que la mayoría había cambiado el marco de extraterritorialidad “en una prueba miope de solo conducta”.
“La nueva regla de la Corte frustra una función clave de la presunción contra la extraterritorialidad: Discernir el significado del Congreso y [‘preservar] un trasfondo estable contra el cual el Congreso pueda legislar con efectos predecibles’ para proteger los intereses nacionales”, escribió.
El Sr. Alito escribió que el enfoque de la Sra. Sotomayor era “erróneo” y “le daría a la Ley Lanham un alcance insosteniblemente amplio que socava nuestro marco de extraterritorialidad”.
The Epoch Times contactó en Washington al abogado de Abitron, Lucas Michael Walker, de MoloLamken, y al abogado de Hetronic, Matthew Hellman, pero no había recibido una respuesta de ninguno de ellos hasta el momento de la publicación.
The Epoch Times también buscó comentarios del Departamento de Justicia de EE.UU., pero no había recibido una respuesta al momento de la publicación.
Fara Sunderji, socia del bufete internacional de abogados Dorsey and Whitney, comentó sobre las ramificaciones comerciales de la decisión de la Corte Suprema.
“La conclusión para los propietarios de marcas registradas es que la obtención de derechos en jurisdicciones extranjeras sigue siendo una parte importante de cualquier estrategia de protección de la propiedad intelectual”, dijo por correo electrónico.
“Los derechos nacionales sólo llegan hasta cierto punto, concretamente hasta las fronteras. Coordinar la protección con abogados de marcas en América, Europa, Asia y más allá será dinero bien gastado para muchas marcas en esta economía global”.
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